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專(zhuān)利申請權在什么樣的情況下可以轉讓呢?
作者:義烏恒昌知識產(chǎn)權代理有限公司 時(shí)間:2022-09-13 08:33:28
申請專(zhuān)利的好處無(wú)需再說(shuō),但你可知道在專(zhuān)利被授權以前,專(zhuān)利申請權也是一種可以用來(lái)轉讓的權利?同樣可以幫你賺取經(jīng)濟利益!那么專(zhuān)利申請權在什么樣的情況下可以轉讓呢?轉讓過(guò)程中又有哪些需要注意的問(wèn)題呢?今天小知就來(lái)給大家講解一下。
專(zhuān)利申請權轉讓的兩種情形:一種是在向專(zhuān)利局提出專(zhuān)利申請之前,設計人可以將自己申請專(zhuān)利的權利轉讓給他人;第二種是設計人已經(jīng)向專(zhuān)利局提出了專(zhuān)利申請,但還未拿到專(zhuān)利授權書(shū)之前,可以將自己的專(zhuān)利申請權轉讓給他人。
這兩種情況的本質(zhì)都是專(zhuān)利申請權的權利主體發(fā)生的改變,不同點(diǎn)是兩者發(fā)生時(shí)所處的專(zhuān)利申請階段不同。但需要注意的是,無(wú)論在什么階段轉讓專(zhuān)利申請權,轉讓雙方都要訂立書(shū)面合同,并向國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)登記,由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)予以公告,否則就不是真正意義上的專(zhuān)利申請權的轉讓。也許你已經(jīng)聽(tīng)得暈頭轉向,接下來(lái)就結合一個(gè)案例來(lái)給大家講解一下。
A和B雙方約定,B將其非職務(wù)發(fā)明專(zhuān)利申請權轉讓給A,由A自主辦理專(zhuān)利申請,B放棄專(zhuān)利申請權;A支付給B專(zhuān)利申請權轉讓費20萬(wàn)元,其中,合同簽約后預付10萬(wàn)元,合同公證后補付10萬(wàn)元;合同簽字生效后,即由A到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)辦理公證手續。合同還約定,以后不論A在生產(chǎn)中的經(jīng)濟效益如何,B無(wú)權再要求A支付報酬,亦不承擔經(jīng)濟退回風(fēng)險。合同簽訂后,A分兩次支付給B轉讓費15萬(wàn)元,但未按合同規定辦理公證手續。B認為A未按約支付轉讓費,便向國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局提出專(zhuān)利申請。后來(lái),B申請的專(zhuān)利經(jīng)國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局公告。據此,A向法院起訴,要求B返還轉讓費15萬(wàn)元,并賠償違約金3萬(wàn)元。
在上述案例中,A和B雖然簽訂了書(shū)面合同,但是未到國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)登記,并未由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)予以公告,所以并不是真正意義上的專(zhuān)利申請權的轉讓。
英國發(fā)明專(zhuān)利申請程序與中國發(fā)明專(zhuān)利申請程序的相似之處在于“早期公開(kāi)、延遲審查”,而英國發(fā)明專(zhuān)利申請程序與中國發(fā)明專(zhuān)利申請程序仍然具有一些不同之處,例如在初步審查以后并在公布申請之前包括檢索的步驟,而中國不包括這樣的步驟。
1.提交申請
申請文件可以紙件形式通過(guò)郵寄提交,或以電子方式在線(xiàn)提交。
說(shuō)明書(shū)和附圖(若有)必須與請求書(shū)一起提交。權利要求書(shū)和摘要可以在申請日(優(yōu)先權日)后12個(gè)月內補交,但是如果沒(méi)有特殊情況,建議申請人將所有文件一起提交,以避免有新加入的內容超出原始說(shuō)明書(shū)范圍的情況,并且由于缺少權利要求書(shū)不能進(jìn)行檢索而延誤獲得檢索報告的時(shí)間。
如果申請人不是發(fā)明人或不是全部發(fā)明人,或以公司名義提交申請,則需要提交發(fā)明人聲明。該聲明應當向UKIPO指明發(fā)明人是誰(shuí),以及申請人為何有申請的權利。
申請人可以在自在先申請的申請日起12個(gè)月內請求該在先申請的優(yōu)先權。優(yōu)先權請求應當在遞交申請時(shí)提出。若未在遞交時(shí)提出,也可以在自在先申請日起16個(gè)月內且未提出提前公開(kāi)請求或撤回該請求的情況下,增加優(yōu)先權請求,但需繳納40英鎊的費用。
如果申請人未能在自在先申請日起12個(gè)月內提交申請并請求優(yōu)先權,則也可以在自在先申請日起14個(gè)月內遞交申請并作出遲交聲明(Latedeclaration),并提供證據說(shuō)明為何未能在12月內提交申請,若UKIPO認可申請人未能在自在先申請日起12個(gè)月內提交申請的原因是非故意的,則可恢復優(yōu)先權請求。申請人需要交納150英鎊的費用。
2.受理及初步審查
申請人提交的申請如果滿(mǎn)足要求,UKIPO會(huì )發(fā)出受理通知書(shū),確認申請日并給出申請號。目前在提交電子申請的情況下,一般當天即可收到電子受理通知。
在申請人繳納申請費后,UKIPO會(huì )對申請進(jìn)行初步審查,審查申請是否滿(mǎn)足形式上的要求,如果有未能完全滿(mǎn)足要求之處,會(huì )發(fā)出通知書(shū),要求申請人在指定的期限內進(jìn)行補正。對中國申請人而言,比較常見(jiàn)的情況是請求了在先的中國申請的優(yōu)先權,但沒(méi)有在提交申請時(shí)遞交優(yōu)先權證明文本,因此會(huì )收到要求補交優(yōu)先權證明文本的通知書(shū)。
3.檢索
申請人需要在自申請日或優(yōu)先權日起12個(gè)月內或自申請日起2個(gè)月內(以后到期的為準)提出檢索請求并繳納檢索費。如果未在此期限內提出請求或繳納費用,申請將被視為撤回。
收到申請人的檢索請求和檢索費后,UKIPO將對發(fā)明進(jìn)行檢索,以確定發(fā)明是否是已知的或是顯而易見(jiàn)的。檢索結果以檢索報告的形式發(fā)給申請人。如果申請文件中有任何不符合要求之處,UKIPO也將告知申請人。
如果權利要求書(shū)中包括幾組不具有單一性的發(fā)明,則UKIPO將僅對第一組發(fā)明進(jìn)行檢索。
自收到申請人的檢索請求和檢索費起,UKIPO作出檢索報告花費的時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月,目前多在4個(gè)月內即可完成。
由于在檢索報告中引用的文獻將在實(shí)質(zhì)審查中用于評價(jià)發(fā)明的新穎性和創(chuàng )造性,申請人有機會(huì )仔細研究對比文件的內容,衡量授權前景如何,作出是繼續申請流程提出實(shí)質(zhì)審查請求,還是撤回申請以避免公開(kāi)的決定。
4.專(zhuān)利申請公布
在申請文件符合要求并且檢索已經(jīng)完成的情況下,申請將與檢索報告一起在自申請日或優(yōu)先權日起18個(gè)月時(shí)公布。
在申請公布之前,UKIPO會(huì )告知申請人預計的公布時(shí)間和完成公布準備的時(shí)間,如果申請人希望通過(guò)撤回申請避免公布或對權利要求進(jìn)行修改并將其包括在公布的申請中,就必須在完成公布準備的時(shí)間之前提交撤回請求或修改文件。
5.實(shí)質(zhì)審查
申請人應當在專(zhuān)利申請公布后6個(gè)月內提出實(shí)質(zhì)審查請求并繳納實(shí)質(zhì)審查費。如果未在此期限內提出請求或繳納費用,申請將被視為撤回。
收到申請人的實(shí)質(zhì)審查請求和實(shí)質(zhì)審查費后,UKIPO將對申請文件進(jìn)行全面的審查,評價(jià)發(fā)明是否具備新穎性和創(chuàng )造性,以及說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)是否符合授權的要求。
6.授權/駁回
經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查,如果沒(méi)有可以駁回申請的理由,則UKIPO將作出授權決定。
自2016年10月1日起,UKIPO在發(fā)出正式的授權通知之前會(huì )先發(fā)出授權意向通知書(shū),以告知申請人其申請滿(mǎn)足了所有授權條件,并告知授權的具體日期。申請人由此可以明確知曉距離授權的具體時(shí)間,并合理安排進(jìn)行需要在授權前完成的事項,例如遞交分案申請。
對于大部分案件,申請人將提前1個(gè)月得到通知,而如果授權意向通知書(shū)是UKIPO第一次發(fā)出的通知書(shū),則申請人將提前2個(gè)月得到通知,以保證申請人有遞交分案申請和做出主動(dòng)修改的機會(huì )。
授權的英國專(zhuān)利需自第5年起繳納年費,以維持專(zhuān)利有效。
如果經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查,審查員認為申請人的修改和答復沒(méi)有完全克服通知書(shū)中指出的駁回理由,會(huì )告知申請人有駁回申請的意向,同時(shí)向申請人提供參加聽(tīng)證會(huì )的機會(huì )。如果申請人對此沒(méi)有答復,則在遵從期(見(jiàn)下文)屆滿(mǎn)時(shí)申請可視為被駁回。如果申請人參加聽(tīng)證會(huì ),則將由一位聽(tīng)證官員(資深審查員,非原實(shí)審階段的審查員)審查申請是否滿(mǎn)足授權條件。申請人也可以提交修改并陳述理由,由一位聽(tīng)證官員對申請進(jìn)行書(shū)面審查。如果申請人對于聽(tīng)證結果不滿(mǎn),可以向專(zhuān)利法院起訴。
7.遵從期(CompliancePeriod)
《專(zhuān)利法》S.18(4)規定了如果在規定的期限內,原始遞交或經(jīng)修改的申請符合要求,則應當告知申請人,在規定期限內繳納費用后,則獲得授權。
《專(zhuān)利法》S.20(1)規定了如果在規定的期限內,沒(méi)有確定申請符合所有要求,則在該期限結束時(shí)應當將該申請作為被駁回處理。
如《專(zhuān)利章程》R.30所規定的,上述規定的期限即為遵從期,為自申請日或優(yōu)先權日起算4年6個(gè)月,或,如果更晚到期,則為自向申請人發(fā)出第一次實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)通知書(shū)之日起12個(gè)月。該期限的最后一天即為遵從日(compliancedate)
申請人應當在遵從期內解決審查員指出的問(wèn)題,使申請滿(mǎn)足授權的條件。
8.修改
申請人可以在自收到檢索報告之日起至發(fā)出第一次實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)之日止的期間遞交主動(dòng)修改。但是,如果第一次實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)指出申請符合要求,即,第一次實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)為授權意向通知書(shū),則申請人可以在發(fā)出該通知書(shū)之日起2個(gè)月內對申請文件進(jìn)行一次修改;如果第一次實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)指出申請不符合要求,則申請人可以在遞交答復時(shí)對申請進(jìn)行一次修改。
9.公眾意見(jiàn)
如果認為專(zhuān)利申請涉及的發(fā)明有理由不應當被授權,任何人都可以向UKIPO提出公眾意見(jiàn)。
公眾意見(jiàn)只能在申請公開(kāi)后提出,并且應當在UKIPO發(fā)出授權意向通知之前提出。為了保證公眾有提出意見(jiàn)的時(shí)間,UKIPO會(huì )在申請公開(kāi)之后等待至少3個(gè)月才作出授權決定,建議在此期間提出公眾意見(jiàn)。
公眾意見(jiàn)可以匿名提出,但所提交的全部文件都將被轉發(fā)給申請人并加入審查檔案中可為公眾獲得。
今天和大家一起聊聊注冊和使用商標時(shí)常常存在的一些誤區,快來(lái)看看你有沒(méi)有中招?有則改之,無(wú)則加勉。準備好了嗎?一起長(cháng)知識啦!
誤區1:商標不注冊就不能用當然不是。商標有注冊商標與未注冊商標之分,未注冊商標也是商標,也是可以使用的。不過(guò),我們在使用未注冊商標時(shí)可能會(huì )對他人已注冊商標構成侵權。所以,小編建議大家還是先成功注冊商標后再使用該商標,這樣更穩妥。
誤區2:一件商品只能使用一個(gè)商標我國對在一件商品上使用的商標件數并無(wú)限制。事實(shí)上,在同一件商品上使用不同的商標可以起到細分市場(chǎng),提高市場(chǎng)占有率的作用。如果在一件商品上使用兩個(gè)以上的注冊商標,一般都以主、副商標的形式搭配使用。在主商標不變的情況下,我們可以在新推出的產(chǎn)品上使用副商標,從而利用主商標的知名度來(lái)提供副商標的知名度。比如:小米公司在其子品牌紅米的產(chǎn)品包裝盒上印有小米的商標。
誤區3:只有平面圖形才能注冊商標當然不是!我們除了可以注冊平面商標外還能注冊立體商標、聲音商標。比如:費列羅的立體商標和騰訊的嘀嘀嘀聲音商標。若想注冊其他類(lèi)型的商標,這些商標必須具有顯著(zhù)性,讓公眾看到或聽(tīng)到商標就能聯(lián)想到對應的商品或服務(wù)。
誤區4:注冊商標可以隨意添加裝飾《商標法》第二十四條規定:注冊商標需要改變其標志的,應當重新提出注冊申請?!渡虡朔ā返谒氖艞l規定:義烏商標注冊人在使用注冊商標的過(guò)程中,自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的,由地方工商行政管理部門(mén)責令限期改正;期滿(mǎn)不改正的,由商標局撤銷(xiāo)其注冊商標。所以,我們在使用商標時(shí)決不能隨意改變商標的外觀(guān),否則商標會(huì )面臨被商標局撤銷(xiāo)的風(fēng)險。若想更改商標的注冊人名義、地址等信息,需及時(shí)做商標變更。若想改變商標外觀(guān)則需重新提交注冊申請。
誤區5:指定顏色的商標可隨意改變顏色使用我們在申請注冊商標時(shí),如果沒(méi)有指定顏色即以黑白圖案申請商標,在拿到商標證書(shū)以后可以隨意更改顏色使用。如果指定了商標顏色,則今后在使用商標時(shí)不能隨意改變商標顏色,否則需重新向商標局提交注冊申請。
誤區6:商標注冊成功后就沒(méi)事了《商標法》第四十九條第二款規定:注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱(chēng)或者沒(méi)有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個(gè)人可以向商標局申請撤銷(xiāo)該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個(gè)月內做出決定。有特殊情況需要延長(cháng)的,經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門(mén)批準,可以延長(cháng)三個(gè)月。
所以,我們成功注冊商標后最好別讓它們閑置,要盡量使用起來(lái),防止別人對其提出撤三申請。當然,如果有正當理由也是可以不使用商標的,比如:不可抗力、政府政策、破產(chǎn)清算及其他不可歸責于商標注冊人的正當理由。以上這些誤區你中招了嗎?我司提醒大家,還是避免中招為好!
注冊商標可以繼承,但應當依一定的程序進(jìn)行辦理。我國商標法對注冊商標繼承有明確規定。作為自然人的義烏商標注冊人死亡,或者作為法人和其他組織的商標注冊人終止,繼承其權利義務(wù)的自然人或者法人和其他組織,可以在1年內,憑有關(guān)證明文件或法律文書(shū)到商標局辦理注冊商標移轉手續。注冊商標可以繼承,但應當依一定的程序進(jìn)行辦理。我國商標法對注冊商標繼承有明確規定。
我國《商標法實(shí)施條例》第26條規定:“注冊商標專(zhuān)用權因轉讓以外的其他事由發(fā)生移轉的,接受該注冊商標專(zhuān)用權移轉的當事人,應當憑有關(guān)證明文件或者法律文書(shū)到商標局辦理注冊商標專(zhuān)用權移轉手續?!蓖瑫r(shí),《商標法實(shí)施條例》第47條第1款規定:“商標注冊人死亡或者終止,自死亡或者終止之日起1年期滿(mǎn),該注冊商標沒(méi)有辦理移轉手續的,任何人可以向商標局申請注銷(xiāo)該注冊商標?!备鶕@兩個(gè)規定,在我國,注冊商標可以繼承。
作為自然人的商標注冊人死亡,或者作為法人和其他組織的商標注冊人終止,繼承其權利義務(wù)的自然人或者法人和其他組織,可以在1年內,憑有關(guān)證明文件或法律文書(shū)到商標局辦理注冊商標移轉手續。需要注意的是,當繼承人為兩人或兩人以上時(shí),繼承人應作為注冊商標的共有人。
如果多個(gè)繼承人不能協(xié)商一致共有商標的話(huà),注冊商標專(zhuān)用權可以由其中的某一繼承人享有,在對該注冊商標專(zhuān)用權評估作價(jià)后以貨幣或者其他方式補償其他繼承人。如果被繼承人的商標專(zhuān)用權在他死后無(wú)人繼承,又無(wú)人受領(lǐng)遺贈的,超過(guò)規定時(shí)間,沒(méi)有人辦理商標移轉手續,任何人都可以向商標局申請注銷(xiāo)該注冊商標。在商標實(shí)務(wù)中,商標繼承手續基本上與商標轉讓手續相同。主要的區別在于提交的文件有所不同。繼承人向商標局提出申請時(shí),提交的是《注冊商標移轉申請書(shū)》和有關(guān)繼承的證明文件。
當事人繼承他人注冊商標專(zhuān)用權的證明文件一般包括:原注冊商標權利人的死亡證明;繼承人的身份證明及其與原權利人的法定繼承關(guān)系證明;原權利人留有遺囑的,提交遺囑文本;繼承人之間達成遺產(chǎn)分割協(xié)議的,提交協(xié)議文本;遺產(chǎn)分割經(jīng)公證機關(guān)公證的,提交公證文書(shū);因注冊商標專(zhuān)用權繼承發(fā)生爭議而訴訟的,提交人民法院的判決文書(shū)。
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